企业员工离职时与雇主的知识产权权属纠纷越来越多,其中,专利权、商标权、技术秘密(商业秘密)经常被涉及,员工与雇主的知识产权权利归属,不但涉及民事责任,有时还涉及刑事责任,离职员工(特别是因技术秘密、商业秘密纠纷)身陷囹圄的案例也时见报道。笔者尝试用系列文章,试图识别和厘清企业人力资源管理过程中的各种风险,便于企业对人力资源管理中的知识产权风险进行管控。
 
深圳知识产权律师
 
本文是系列文章第一篇,关注的是商标权。本系列文章是笔者的工作经验与小结,主要关注企业经营管理中的知识产权风险管控,有不同见解,欢迎探讨。为避免不必要的麻烦,本文涉及案例是笔者依据实际案例进行了改写,但基本案情与实际一致,请勿对号入座。
 
案情简介:
 
李某,2011-2016年为甲公司销售部经理,甲公司主要经营A品牌壁挂炉,甲公司在生产经营过程中,仅就品牌的logo(图形)注册了商标,没有注册A品牌的文字商标,A品牌文字商标也是甲公司企业商号名称。
 
2017年,李某离职后,作为销售总监加盟北京乙公司,并从原单位甲公司购进设备,以A品牌文字商标名义对外销售,并以乙公司名义注册了文字品牌商标,该商标与2017年底由商标局初步审定,并刊登在某期《商标公告》上。
 
甲公司发现上述情况后,咨询笔者如何应对?
 
案情分析:
 
该类纠纷可以适用商标局行政程序或法院民事诉讼程序。
 
民事诉讼程序:
 
根据《合同法》、《劳动合同法》相关规定,用人单位如果与劳动者以合同形式约定了知识产权相关事项,用人单位可以主张员工合同违约。
 
根据《反不正当竞争法》第6条规定:经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:(一)擅自使用与他人有一定影响的商品名称、包装、装潢等相同或者近似的标识;(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等)。
 
即,甲公司可以以李某合同违约或乙公司不正当竞争为由提出民事诉讼。
 
行政程序:
 
《商标法》第15条规定:未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。
 
就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。
 
《商标法》第32条规定:申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。
 
即,甲公司可以根据商标法第15、32条之规定,对初步审定的A品牌文字商标提出异议,请求商标局对涉案商标不与注册。
 
案件进展:
 
由于李某与其前雇主甲公司有实质性的代理关系,且乙公司行为构成以不正当手段抢注商标,因此,该案件最优选择是先进行相关行政程序,同时,甲公司宜在相关商品或服务品类,提出A品牌文字商标注册。
 
甲公司对初步审定商标提出异议后。2018年,商标局认定乙公司的注册行为不合法,不予核准注册。其后,又核定注册了甲公司文字商标。至此,纠纷得以全面解决。
 
案件启示:
 
员工特别是核心员工离职时,往往伴随知识产权的流失,为避免企业知识产权流失,企业人力资源管理中,笔者建议从如下几方面考虑人力资源管理中的知识产权风险管控:
 
1)企业应当通过劳动合同、劳务合同等形式对企业员工进行管理,约定知识产权权属条款;必要时,还应约定竞业禁止和补偿条款。
 
2)为避免潜在的风险,企业应当对入职员工进行知识产权背景调查,了解其与前雇主关于知识产权方面的约定,明确责任;
 
3)员工离职时,应当提醒员工相关知识产权事项,核心员工应当有提醒事项的书面记录。

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