随着国内企业专利申请量的增加及专利保护意识的逐步提升,专利侵权诉讼作为常用的商业竞争手段和策略,其数量也随之呈逐年递增之势。考虑到目前国内专利数量较多,且很多专利技术互有交叉,因此在进行产品研发时即使未借鉴他人产品,也难免有时会无意中落入他人专利的保护范围,陷入专利侵权纠纷中。那么,作为被诉侵权人,在面对他人提起专利侵权诉讼时该如何应对呢?
 
(一)提起专利无效宣告请求
专利权人提起专利侵权诉讼的权利基础是其拥有的授权专利。根据专利法的相关规定,专利授权后任何人均可以提起专利无效宣告请求。若涉案专利被成功无效,则专利权人便丧失了其提起专利侵权之诉的权利基础,专利侵权的主张便无法成立。
 
且由于实用新型专利在申请时并不需要进行实质审查,即国家知识产权局对其是否满足新颖性、创造性并不进行严格技术性审查。因此相较于发明专利,实用新型专利被成功无效的几率更高。
 
若涉案专利确有新颖性和创造性,导致不能被成功无效,权利人在无效宣告程序中对技术方案的解释也可能会对后期潜在的专利侵权诉讼案件产生重要的作用和影响。
 
根据禁止反悔原则,在专利无效程序中,专利权人通过对权利要求、说明书的限缩性修改或者意见陈述的方式放弃的保护范围,在专利侵权诉讼中确定是否构成等同侵权时,禁止权利人将已放弃的内容重新纳入专利权的保护范围。也就是说,如果在专利无效程序中,专利权人主张其权利要求不包含某技术方案,则在专利侵权诉讼中,其不可再主张其权利要求包含某技术方案。
 
因此,如果可以通过专利无效程序使当事人放弃对某技术方案主张专利权,且被诉侵权技术方案恰好属于被权利人在无效程序中放弃的技术方案,则在专利侵权诉讼案件中可以通过主张不侵权抗辩来获得较好的应对效果。
 
(二)不侵权抗辩
 
不侵权抗辩是指当事人主张被诉侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。专利权的保护范围基于权利要求,且根据全面覆盖原则,构成专利侵权需要满足被诉技术方案包含了权利要求所记载的全部技术特征。
 
但若被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比,缺少权利要求记载的一个以上的技术特征,或者有一个以上技术特征不相同也不等同的,则被诉技术方案便没有落入专利权的保护范围,即不构成专利侵权。
 
因此,在应对专利侵权诉讼时,需要技术专家与专利律师协同合作,对涉案专利与被诉侵权方案进行详细对比,若能在被诉侵权技术方案中找到不相同或不等同的技术特征,或找到被诉侵权技术方案不包含涉案专利的某个技术特征,则主张专利不侵权抗辩会取得不错的效果。
 
(三)现有技术抗辩
 
《专利法》第六十二条规定,“在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”
 
根据上述规定,如果被诉侵权人可以提供证据证明被诉技术方案属于现有技术的,则不构成专利侵权。如果想证明被诉技术方案属于现有技术,可以提供涉案专利申请日前公开的技术方案,如已公开的专利、已公开的技术文档等。
 
在进行现有技术抗辩时,建议优先选择使用自己的专利、或已公开的非专利技术作为现有技术,而尽量避免使用他人的在先专利。因为进行现有技术抗辩需要主张被诉侵权技术方案属于现有技术,若使用他人的有效专利作为现有技术,则需要主张被诉侵权技术方案与他人的在先专利中记载的技术方案相同。虽然可以解决眼前的专利侵权纠纷,但也可能会引起其他的专利侵权纠纷,即可能会构成侵犯作为现有技术的专利权,导致当事人从当下的专利侵权纠纷案件中陷入另外的专利侵权纠纷案件。
 
(四)先用权抗辩
 
根据《专利法》第六十九条规定,“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的”,不视为侵犯专利权。
 
主张先用权抗辩,需要注意以下问题:
 
根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)第十五条的规定,“被诉侵权人以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的,人民法院不予支持”。
 
因此,主张先用权抗辩所需技术需要为企业自行研发或合作开发等其他合法手段获取的技术方案。
 
另外,根据《解释》的相关规定,有下列情形之一的,应认定为已经作好制造、使用的必要准备:
 
(一) 已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件;
 
(二) 已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料。
 
同时,专利法第六十九条中所规定的原有范围,包括专利申请日前已有的生产规模以及利用已有的生产设备或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。
 
上述几种应对专利侵权诉讼的方式,需要根据案件的具体情况进行灵活适用。如在采取专利不侵权抗辩时,也可以针对涉案专利提起专利无效宣告请求;若被诉侵权技术属于现有技术,则也可以同时采取现有技术抗辩等。除上述应对策略外,在进行产品立项时应尽量做好专利风险排查,对所要设计的产品或采用的技术方案提前进行专利FTO,做到未雨绸缪,以尽量减小产品上市后被诉专利侵权的风险。
 
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