审查意见通知书主要作用之一是用作审查员与申请人交流:审查员指出申请文件中不符合规定的缺陷,申请人陈述意见和/或进行修改;审查员对申请文件中的技术方案有不清楚的地方,可以通过通知书和申请人的一件消除疑惑。
 
 
另一个作用就是作为证据,在可能的后续程序中使用。
 
审查意见答复的主要工作
 
首先,阅读审查意见通知书,主要包括:
(1)明确审查员实质审查后对该申请的倾向性意见;
(2)逐条阅读审查意见,重点关注审查意见通知书中所指处的实质性缺陷,尤其是对权利要求书的评价;
(3)将审查意见通知书中提出的所有问题进行归纳整理。
主要确定以下问题:
若仅存在形式缺陷(有授权前景)
若存在不可克服的实质性缺陷(无授权前景)
若存在实质性缺陷,需要根据修改定是否能消除缺陷(不确定性)
其次,对审查意见通知书及其引用证据进行分析。主要针对具有否定结论或者不定式结论的通知书,需要仔细研究审查意见通知书的具体意见,必要时结合申请文件本身的内容以及通知书中引用的对比文件进行分析,从而正确理解所指出缺陷的含义,以便答复和克服上述缺陷。
 
对比文件中技术内容的分析
对于引用的对比文件用于指出权利要求不具备新颖性和/或创造性的情况,申请人应通过对比文件披露的技术内容的分析来判断通知书中关于新颖性/创造性的评述是否合理,在此基础上考虑有无争辩的余地。
答复期限的监视
 
一通:4个月;其他通知书:通常是2个月;邮寄时间:15天;特殊情况可申请延期:通常是2个月。
在答复审查意见通知书时,要遵循全面答复、以《专利法》、《专利法实施细则》和《专利审查指南》为依据、保护范围最大、适度和禁止反悔的原则。
全面答复原则:消除审查意见中指出的确实存在的所有缺陷,逐条进行答复;主要修改审查员遗漏的缺陷;促进审查程序的进行,避免申请被驳回。
以专利法、细则和审查指南为依据原则:
(1)修改的时机:细则第51条第3款;
(2)修改的内容:专利法第33条;
(3)依据《专利法》及《专利法实施细则》的内容进行争辨,指出专利申请复核其他有关规定的理由。
《专利审查指南》是对《专利法》及《专利法实施细则》的进一步解释,也具有一定法律约束力,也可借助《专利审查指南》的解释作为争辨的依据。
保护范围最大原则:
为自己争取稳定且尽可能大的保护范围,随意缩小保护范围,不利于将来的保护。
适度原则:
根据禁止反悔原则,在专利申请审查过程中对权利要求书所进行的限制其保护范围的修改以及在意见陈述书中所作的限制性解释均会成为专利侵权诉讼中确定其专利权保护范围的依据。
在答复审查意见通知书时要把握适度原则,不要为了急于获得授权而过度地限制权力要求的范围,并且注意在陈述意见使也不要做出不必要的限制性解释。
 
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